Nhãn hiệu trùng với tên thương mại chưa sử dụng có trái pháp luật không?

Trường hợp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu trùng với tên thương mại chưa  đưa vào sử dụng có phù hợp với quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư, tôi muốn xin tư vấn về vấn đề sau: Công ty cổ phần ABird (Công ty Abird) được UBND tỉnh X cho phép xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại xã Trung Thành, huyện Trung Sơn, tỉnh X. Công ty ABird được cấp GCN đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu “Trung Thành và hình” cho sản phẩm giấy của công ty vào ngày 25/12/2016.

Ngày 05/07/2017, công ty của tôi- công ty cổ phần thương mại đầu tư Logec (công ty Logec) gửi đơn khiếu nại đến cục SHTT yêu cầu hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận cho nhãn hiệu “Trung Thành và hình” với lí do: Cụm từ “Trung Thành” trùng với thành phần phân biệt trong tên thương mại ” Dự án Nhà máy giấy Trung Thành” của công ty Logec. Đây là một dự án lớn đã được UBND tỉnh X phê duyệt, cấp phép từ năm 2010 (trước thời điểm công ty ABird đăng ký nhãn hiệu “Trung Thành”). VIệc đăng ký nhãn hiệu của công ty Abird là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm gây ra sự nhầm lẫn giữa sản phẩm của công ty Abird và sản phẩm của nhà máy giấy Trung Thành trong tương lai

Trong trường hợp này, lí do công ty tôi đưa ra để yêu cầu hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có phù hợp với quy định pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Xem thêm: Quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Một số quy định về tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

Xem thêm: Hành vi đặt tên thương mại tương tự công ty khác có hợp pháp không?

Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

– Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ;

– Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ;

– Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

– Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Thứ nhất, phân tích khả năng phân biệt của nhãn hiệu “Trung thành và hình”

Trong trường hợp này, công ty Logec đã căn cứ Điểm k) Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT năm 2005 cho rằng nhãn hiệu của công ty ABird là không có khả năng phân biệt vì có “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.”

– Về cấu trúc: Nhãn hiệu “Trung Thành” trùng với thành phần phân biệt trong tên thương mại “Dự án Nhà máy Giấy Trung Thành” của công ty Logec với 11/11 ký tự, trật tự sắp xếp các ký tự giống hệt nhau; đồng thời cách phát âm cũng giống nhau, đều có hai âm là: “T-R-U-NG”, “T-H-À-N-H”.

– Bên cạnh đó, hàng hóa kinh doanh của công ty Logec là giấy, sản phẩm mà công ty Abird đăng ký cho nhãn hiệu “Trung Thành” cũng là giấy.

Thứ hai, về việc bảo hộ tên thương mại của ” Dự án Nhà máy giấy Trung Thành” của công ty Logec

Trên thực tế, tên thương mại của công ty Logec chưa được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Để được pháp luật bảo hộ, bên cạnh các điều kiện được quy định tại Điều 76 và Điều 78 Luật SHTT năm 2005, tên thương mại trước hết phải là tên của cơ sở kinh doanh, có nghĩa là cơ sở kinh doanh đó phải được hình thành và được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó nhưng đó là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp.

Hơn nữa, luật quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Theo khoản 6 Điều 124 Luật SHTT năm 2005, “Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo”.

Trong trường hợp trên, tên gọi “Dự án Nhà máy giấy Trung Thành” chưa được bảo hộ là tên thương mại do Nhà máy giấy Trung Thành chưa có những hoạt động thương mại, sản phẩm của Nhà máy giấy Trung Thành ở thời điểm hiện tại còn chưa hình thành. Vì vậy quyền sở hữu công nghiệp của Công ty Logec đối với tên thương mại có chứa cụm từ “Trung Thành” chưa được hình thành. Việc công ty ABird đăng ký nhãn hiệu có cụm từ “Trung Thành” và được cấp giấy phép, được bảo hộ là hoàn toàn phù hợp với luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ ba, về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

“Dự án nhà máy Giấy Trung Thành” của Công ty Logec và nhà máy sản xuất giấy có nhãn hiệu “Trung Thành và hình” của Công ty Abird đều ở tỉnh H, có cùng lĩnh vực là sản xuất giấy, thành phần tên riêng để phân biệt trùng hoàn toàn chữ “Trung Thành”.

Có thể thấy việc này rất dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên như đã phân tích, “Dự án Nhà máy giấy Trung Thành” chưa hoạt động kinh doanh trên thực tế và tên gọi của dự án không phải tên thương mại được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Do đó việc Công ty ABird đăng ký nhãn hiệu có cụm từ “Trung Thành” cho sản phẩm giấy của mình không phải là hành vi cạnh tranh không lành.

Như vậy, lí do công ty Logec đưa ra để yêu cầu hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Trung Thành và hình” của công ty ABird không phù hợp với quy định của luật.

Trên đây là nội dung tư vấn Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp.